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Trouver un expert en PI : ce qu’il faut chercher lors de la recherche d’un expert en PI qui vous aidera à constituer votre portefeuille de PI aux É.-U.

Avis de non-responsabilité : Les informations de cette fiche documentaire sont fournies uniquement à titre de ressource pédagogique et ne doivent pas être interprétées comme des conseils juridiques.

Trouver le bon expert en PI dépendra de plusieurs facteurs, notamment la compatibilité, l’expérience, l’expertise, la stratégie et le prix.

  1. Interviewez et jugez les experts comme vous le feriez lors de l’embauche d’un employé.
    • Discutez avec différents candidats de leur processus, de leur philosophie et de ce à quoi ils accordent de la valeur dans la construction d’un portefeuille. Trouvez quelqu’un qui correspond à votre style et à vos besoins.
    • Communiquez vos objectifs en matière de PI et d’entreprise, et comment ils s’y harmonisent. Pourquoi construisez-vous un portefeuille aux É.-U. ? Qu’est-ce que VOUS valorisez en en développant un ?
  2. Questions à se poser ou à poser à l’expert avant de l’embaucher :
    • Cherchez-vous quelqu’un qui est basé aux É.-U. ou au Canada ?
      • Vous n’êtes pas obligé d’opter pour une solution exclusivement étatsunienne
      • De nombreuses entreprises et agents canadiens peuvent toujours déposer votre PI aux É.-U. et vous représenter auprès de l’USPTO.
      • Si, toutefois, vous êtes impliqué dans des affaires judiciaires (p. ex., un litige), vous souhaiterez engager un avocat étatsunien en brevets ayant une expérience pertinente en matière de procès.
      • En règle générale, l’entreprise qui s’occupe des dépôts et des requêtes n’est pas le cabinet qui s’occupe des litiges. Par conséquent, vous pouvez travailler avec une entreprise canadienne pour traiter les dépôts et les requêtes et un cabinet étatsunien pour les litiges.
    • Quelle est leur compréhension de vos inventions et de vos objectifs ?
    • Est-ce leur domaine d’expertise ?
    • Quelle est leur expérience professionnelle antérieure dans ce domaine ? Quels succès ont-ils eus ?
    • Quelle expérience récente ont-ils aux É.-U. dans la constitution de portefeuilles de taille similaire pour des entreprises canadiennes ?
    • Peuvent-ils fournir des informations et une gestion de portefeuille en tant que votre conseiller de confiance en PI ? Vont-ils examiner les inventions pour aider à déterminer si la protection par brevet est la meilleure voie ?
      • Ou, vont-ils simplement rédiger et déposer ce que vous leur dites de faire ?
    • Peuvent-ils aider à développer la bonne culture pour poursuivre l’innovation ?
    • Seront-ils proactifs ou réactifs ?
    • Vont-ils vous aider à mettre au point une stratégie complète en PI ? Une qui comprend plus que des brevets ?
    • Peuvent-ils naviguer dans le paysage de la PI pour minimiser/différer les coûts ou accélérer l’examen si nécessaire ? Comment maximiseront-ils la valeur des fonds que vous avez budgétés ?
  3. Facteurs budgétaires
    • Il est important de déterminer si les experts auxquels vous songez ont des honoraires qui correspondent à votre budget.
      • Assurez-vous de demander au représentant ou à l’agent de l’entreprise que vous consultez, quels sont ses honoraires et sa structure d’honoraires, ou demandez un devis avec une ventilation des frais associés.
      • Les structures horaires d’honoraires signifient que votre facture est sur la base d’un taux horaire. Ces structures sont courantes dans les grands cabinets d’avocats, certains coûtent entre 600 et 1 000 $ l’heure.
      • Les structures fixes d’honoraires signifient que votre facture est en fonction du travail effectué. Ces structures peuvent aider à réduire les coûts et aident généralement à éviter les coûts imprévus.
      • Faire appel à un cabinet d’avocats prestigieux qui a travaillé avec certaines des plus grandes marques n’est pas toujours ce qui est le plus logique pour une jeune entreprise.
        • Ces cabinets peuvent être plus cher et n’offrent pas toujours le meilleur rapport valeur ajoutée/coût pour les entreprises qui commencent tout juste à constituer un portefeuille.
        • Le prix élevé de leurs services peut avoir plus de valeur pour ceux qui demandent l’application de la PI dans une salle d’audience (litige), plutôt que pour ceux qui cherchent la protection de la PI auprès d’un office des brevets (requête).
      • Les coûts liés à la PI peuvent devenir incontrôlables s’ils ne sont pas correctement gérés. Au début, il peut être judicieux de rechercher des coûts fixes plutôt que des taux horaires qui peuvent rapidement s’additionner.
      • En fin de compte, avec qui vous décidez de travailler est une décision commerciale basée sur ce qui a du sens pour votre entreprise.

Exemple 1 : L’entreprise de Félix a mis au point un moyen innovant de naviguer simultanément sur plusieurs applis de médias sociaux, ce qui est actuellement utilisé comme secret commercial. Il est certain qu’il sera le nouveau roi des médias sociaux, et donc il ne veut être associé qu’aux « meilleurs ». Félix trouve le nom du cabinet d’avocats qui a traité l’introduction en bourse de la plus grosse société de médias sociaux et contacte son service de PI. Il rencontre un associé principal qui dit qu’il peut commencer à rédiger une demande de brevet pour l’entreprise de Félix, et ce dernier approuve immédiatement le fait que l’associé commence à transformer son secret commercial en brevet. Deux mois plus tard, une demande de brevet est déposée, et Félix reçoit sa facture : 25 000 $. Incrédule, Félix se rend compte qu’il a gaspillé une partie importante de son budget sur une seule appli. L’appli était de haute qualité, mais il l’a surpayée ET il n’a toujours pas de stratégie de PI, donc il ne sait plus quoi faire. De plus, il s’avère que le grand cabinet d’avocats a peut-être traité l’introduction en bourse de cette grande entreprise de médias sociaux, mais ce n’était même pas le cabinet qui a rédigé les brevets. Un manque de recherche et de questionnement s’est avéré assez coûteux. Félix rencontre ensuite un responsable de la PI qui lui a été recommandé par un ami et l’engage après un examen minutieux. Le responsable de la PI travaille en étroite collaboration avec Félix au cours des semaines et des mois qui suivent pour aider à mettre au point une stratégie de PI complète à long terme qui comprend un budget pluriannuel et des objectifs de dépôt, ainsi qu’un processus de capture et d’adjudication des inventions. Le gestionnaire de PI met également Félix en contact avec des agents de brevets offrant des prix raisonnables et qui sont spécialisés dans les médias sociaux et numériques. Et un couteau dans la plaie de Félix, il est établi que la demande de brevet déposée par le gros cabinet d’avocats sera pratiquement impossible à appliquer si elle devient un jour un brevet délivré, et il est établi rétroactivement qu’elle aurait dû rester un secret commercial..

Facteurs clés pour les entreprises canadiennes :

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