L’importance des clauses d’indemnisation de la propriété intellectuelle
Avis de non-responsabilité : Les informations de cette fiche documentaire sont fournies uniquement à titre de ressource pédagogique et ne doivent pas être interprétées comme des conseils juridiques.
- Lors de la construction d’un système (matériel ou logiciel), il est souvent prudent d’inclure des modules ou des systèmes tiers qui sont déjà disponibles. L’inclusion de composants déjà éprouvés et testés permet souvent de gagner du temps et de réduire les coûts.
- Les composants tiers peuvent être couverts par la propriété intellectuelle (PI) (p. ex., des brevets ou des secrets commerciaux) et peuvent faire l’objet d’actions en contrefaçon.
- Les litiges en PI peuvent être extrêmement coûteux. Un accord ou une clause d’indemnisation de la PI peut fournir une protection importante et limiter le risque de responsabilité en cas de problème lié à la contrefaçon.
- Souvent, quelqu’un qui cherche une licence pour violation de PI attaquera au sommet de la chaîne afin d’obtenir plus de dommages-intérêts et de redevances, en s’adressant au fournisseur du système final plutôt qu’au fournisseur de composants.
- En règle générale, les dommages-intérêts pour contrefaçon et les redevances ne peuvent être accordés qu’une seule fois pour un composant donné. Par conséquent, si le fournisseur du composant est déjà couvert par une licence, le développeur du système ne fera pas l’objet d’actions en contrefaçon (pour les mêmes brevets et allégations).
- La « bataille des formulaires » fait référence à un problème connu dans lequel les deux parties tentent chacune d’imposer leurs propres conditions à la relation/transaction en les incorporant dans la formulation du contrat (p. ex., bons de commande par opposition à facture). Par exemple, le développeur du système utilise un bon de commande pour acheter des composants et les composants sont livrés avec une facture. Le bon de commande peut avoir une clause d’indemnisation de PI, mais la facture du fournisseur a une clause qui l’annule. Dans de nombreux cas, en l’absence d’accord d’achat ou de contrat de fourniture signé, le dernier formulaire prévaut, et l’inclusion du composant dans le système sur la base de la facture est considérée comme une acceptation des conditions de la facture, c.-à-d. aucune indemnisation.
Exemple 1 : L’entreprise A construit un système novateur qui inclut un CODEC MPEG. Elle achète le CODEC auprès de l’entreprise B à l’aide d’un bon de commande comportant une indemnisation de PI. L’entreprise B envoie le CODEC avec une facture annulant l’indemnisation de PI. En incluant le CODEC dans le produit, l’entreprise A accepte implicitement les conditions du dernier formulaire échangé (la facture). Si l’entreprise A est abordée pour contrefaçon de brevets MPEG exécutés par le CODEC, elle pourrait ne pas être en mesure de demander à l’entreprise B de régler le problème ou de faire accepter toute responsabilité à l’entreprise B.
Exemple 2 : L’entreprise A construit un système novateur qui inclut un CODEC MPEG. Elle signe un contrat d’achat avec l’entreprise B pour fournir le CODEC. L’accord d’achat comprend une clause d’indemnisation de PI obligeant l’entreprise B à traiter toute allégation de contrefaçon contre son produit et à en être responsable. Si l’entreprise A est abordée pour violation des brevets MPEG liés au CODEC, elle pourra se tourner vers l’entreprise B pour régler le problème aux frais de l’entreprise B.
Facteurs clés pour les entreprises canadiennes :
- Les entreprises doivent signer des accords d’approvisionnement avec tous les fournisseurs de composants (matériels et logiciels) pour garantir que les fournisseurs sont responsables de toute allégation de contrefaçon directement liée à l’utilisation de leur composant.
- L’indemnisation de PI n’exclut pas la possibilité d’actions en contrefaçon, car il est possible que le composant ne soit qu’un élément contributif à l’allégation de contrefaçon (effectuant une partie de l’infraction alléguée), mais l’indemnisation peut exiger que le fournisseur du composant participe et contribue au coût de la défense.
- Si le fournisseur de composants détient une licence pour les fonctionnalités clés qu’il fournit (p. ex., une licence complète du consortium MPEGLA), le risque d’actions pour violation de PI contre le composant est moindre, et la clause d’indemnisation de PI peut ne pas être aussi importante. Cependant, une telle licence ne garantit pas que les titulaires de brevets liés à MPEG, ne faisant pas partie du consortium MPEGLA, n’invoqueront pas la contrefaçon.
- La clause d’indemnisation devrait couvrir les brevets, les secrets commerciaux et les copyrights (dans le cas d’un logiciel). Ce dernier est particulièrement important si le composant logiciel comprend un logiciel source libre.
- Les clauses d’indemnisation doivent être rédigées ou révisées par un avocat spécialisé en PI.
- Le fournisseur peut refuser d’inclure une clause d’indemnisation de PI et demander un prix plus élevé pour son composant. Le développeur du système doit trouver un compromis entre le prix plus élevé et la probabilité et le coût d’un contentieux en matière de PI et, dans certains cas, il peut souhaiter examiner l’existence d’autres composants ou fournisseurs qu’il pourrait utiliser.
- Selon Natalie Giroux, présidente de Stratford Intellectual Property, « signer des accords d’achat appropriés comportant des clauses d’indemnisation de PI pour tous les composants du système fournis par des tierces parties est la meilleure pratique pour éviter des litiges ou des licences qui sont coûteux.
Information additionnelle :
- Pour plus d’informations sur la protection de la PI aux É.-U., veuillez consulter la publication de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada intitulée Faire des affaires à l’étranger : Protéger votre PI aux États-Unis
- Pour plus d’informations sur l’exportation de marchandises aux É.-U., veuillez consulter la page Faire des affaires aux États-Unis
- Pour plus d’informations sur la mondialisation de votre IP, visitez Canada.ca/export-ip
