Facteurs relatifs aux enregistrements de marques de commerce aux États-Unis

1. Une marque de commerce est un signe ou une combinaison de signes qui est utilisée ou proposée par une personne pour distinguer ses produits ou services de ceux d'autrui. Les marques de commerce typiques comprennent les noms de marque et les logos. En sécurisant un nom de domaine ou en incorporant uniquement une entreprise, vous ne sécurisez pas une marque de commerce. Vous utilisez un nom comme marque de commerce si vous vendez des biens et des services sous ce nom. Si vous utilisez un nom UNIQUEMENT comme nom d'entreprise ou nom de domaine (alors que vous exploitez ou vendez vos biens et services sous différents noms), vous n'utilisez pas ce nom comme marque de commerce.
2. Enregistrer vos marques de commerce aux États-Unis (É.-U.) présente les avantages suivants :
• Vous fournit le droit exclusif d'utilisation dans la compétence administrative des É.-U. pour les biens et services couverts par l'enregistrement.
• Vous permet d'empêcher plus efficacement les autres d'utiliser une marque de commerce semblable qui prête à confusion.
• Peut être concédé sous licence et utilisé pour générer des revenus et accroître la popularité de votre marque.
• Après 5 ans d'inscription, votre enregistrement peut devenir incontestable. Cela limite le type de défenses qu'un contrefacteur présumé peut invoquer.
3. Vous pouvez enregistrer votre marque de commerce à l'échelon fédéral des É.-U. (US Patent and Trademark Office) ou à l'échelon des États individuels. Si vous utilisez votre marque de commerce lors d'échanges commerciaux entre les États ou entre les États-Unis et un pays étranger (p. ex, le Canada), vous pouvez envisager d'enregistrer votre marque de commerce auprès de l'US Patent and Trademark Office (« USPTO »).
4.  Il est généralement recommandé de déposer une demande de marque de commerce et de commencer à utiliser votre marque après avoir effectué une recherche de disponibilité de marque de commerce en ligne et dans les bases de données des marques de commerce. Si/quand votre marque de commerce semble disponible, il est judicieux de sécuriser les noms de domaine concernés dès que possible, afin que vos clients puissent vous trouver sur Internet. Les entreprises peuvent envisager de sécuriser les noms de domaine de premier niveau pertinents (notamment .COM, .ORG, .AI en plus de .CA).
5. Il existe plusieurs traités qui vous permettent d'enregistrer efficacement vos marques de commerce dans plusieurs pays :
   • La Convention de Paris vous permet de conserver la date de priorité de dépôt du pays dans lequel vous avez initialement déposé votre demande de marque de commerce (p. ex., le Canada) lorsque vous déposez la même demande de marque de commerce dans d'autres pays participants (p. ex, les É.-U.), tant que vos dépôts ultérieurs ont lieu dans les 6 mois à compter du dépôt de votre première demande.
   • Si vous souhaitez déposer des demandes de marque de commerce dans plusieurs pays, le Protocole de Madrid vous permet de déposer une seule demande de marque de commerce auprès de l'Office mondial de la propriété intellectuelle (OMPI) pour enregistrer votre marque de commerce dans vos pays désignés (p. ex., É.-U., UE, Chine). En suivant cette voie, vous pouvez réaliser des économies importantes lorsque vous déposez une demande de marque de commerce dans plus de 3 pays. Il est important de noter qu'un pays doit être membre de l'Union de Madrid pour profiter de ce traité.
6. Aux États-Unis, la première utilisation d'une marque de commerce désigne généralement la propriété et vous donne la prétention prioritaire à la marque de commerce par rapport aux marques de commerce et enregistrements identiques ou semblables qui ont été déposés ultérieurement par des concurrents.
   
   

   Exemple : En 2018, vous avez déposé une demande de marque de commerce pour « Kambucho » auprès de l'USPTO afin de protéger le nom de produit d'une gamme de boissons dont vous avez commencé la vente la même année. Quelques mois plus tard, vous remarquez qu'un concurrent avait déjà déposé/enregistré sa demande de marque de commerce pour les boissons « Kambucho » en 2017 (avant vous), mais qu'il n'a pas encore commencé à vendre ses boissons aux É.-U.
   
   Étant donné que vous pouvez prouver la première utilisation aux États-Unis, vous pouvez mettre un terme ou annuler l'enregistrement de votre concurrent et son utilisation future de la marque de commerce en vous opposant à sa demande devant le Trademark Trial and Appeal Board ou en engageant un litige devant la Cour fédérale.
   
   Des solutions peuvent être trouvées par l'entremise de négociations de règlement, mais gardez à l'esprit que cela peut être une entreprise longue et coûteuse. Par conséquent, il est préférable de déposer votre demande de marque de commerce dès que vous établissez votre marque de commerce après la recherche de disponibilité de la marque.

7. Si vous utilisez votre marque de commerce aux É.-U., mais que vous ne l'avez pas enregistrée aux É.-U., vous pouvez avoir ce qui est considéré comme une marque de commerce de droit commun. Les marques de commerce de droit commun sont assorties de limitations :
   • Elles ne vous protègent que dans et autour des zones où vous faites déjà des affaires aux É.-U.
   • Si/lorsque vos concurrents demandent un enregistrement de marque identique ou semblable auprès de l'USPTO, l'USPTO ne refusera pas l'enregistrement en se fondant sur le fait que vous avez utilisé la marque en premier. Vous devrez peut-être effectuer des procédures d'opposition ou de litige pour que votre concurrent mette un terme à sa demande. Cependant, si vous avez d'abord déposé ou enregistré une demande de marque de commerce auprès de l'USPTO, l'USPTO refusera l'enregistrement de la marque de commerce de votre concurrent.
   • L'application de votre marque de commerce de droit commun sera plus fastidieuse (en partie parce que vous aurez le fardeau supplémentaire de prouver l'usage). L'enregistrement fédéral vous permet de vous en prendre aux bénéfices du défendeur, de réclamer des dommages-intérêts et de demander des dommages-intérêts punitifs, entre autres.
   
   

   Exemple : Vous êtes une entreprise canadienne qui est également constituée en Floride. Étant donné que vous n'avez pas obtenu d'enregistrement de marque de commerce pour votre nom de marque, cela limite votre capacité à faire respecter votre marque de commerce lorsqu'un concurrent utilise un nom de marque extrêmement semblable à New York. Cela pourrait affecter votre entreprise, car les éventuels clients peuvent se sentir embrouillés en pensant que les entreprises de New York et de Floride ont le même propriétaire. Une marque de commerce de droit commun ne vous donne pas le droit d'empêcher toute nouvelle entreprise dans d'autres États d'avoir des activités sous le même nom que le vôtre ou d'agir contre elle.
   
   Un enregistrement fédéral offre une protection nationale et une sécurité supplémentaire à votre entreprise. Vous pouvez faire respecter à une date ultérieure votre enregistrement fédéral contre un concurrent dans n'importe quel État qui a des activités sous un nom semblable, et vous n'aurez qu'à prouver que vous avez obtenu un enregistrement de marque de commerce aux États-Unis.

Facteurs clés pour les entreprises canadiennes :

• Avant d'établir votre marque, effectuez des recherches en ligne et dans la base de données officielle des marques de commerce aux É.-U. sur la disponibilité des marques de commerce. Sécurisez également les noms de domaine lorsque les recherches sont sans équivoque. Celui qui utilise une marque de commerce en premier a généralement une prétention prioritaire à cette marque.
• Une fois que vos recherches sont sans équivoque et que vous avez sécurisé vos noms de domaine, déposez une demande d'enregistrement de marque de commerce auprès de l'USPTO et commencez à utiliser votre marque dès que possible. Seuls les avocats des É.-U. peuvent déposer la demande de marque auprès de l'USPTO au nom des entreprises situées au Canada. Cependant, votre agence/cabinet d'avocats en PI du Canada travaille généralement avec un cabinet d'avocats des É.-U., et vous pouvez coordonner le dépôt de votre demande de marque de commerce avec eux.
• Surveillez l'utilisation de la marque de commerce par des tiers aux É.-U. Si un concurrent commence à utiliser votre nom de marque ou dépose une demande de marque de commerce pour votre nom de marque, vous devrez entreprendre des actions pour l'arrêter, c'est-à-dire en envoyant une lettre de mise en demeure, en entamant des procédures d'opposition, des litiges ou des négociations de règlement.
• Selon Kim Capiau, agente de marque de commerce enregistrée chez Stratford Intellectual Property : « Obtenir un enregistrement de marque de commerce aux États-Unis est une solution peu coûteuse qui vous permet de protéger efficacement votre précieuse marque contre toute utilisation non autorisée par des concurrents. »

Information additionnelle :

• Pour plus d'informations sur la protection de la PI aux É.-U., veuillez consulter la publication de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada intitulée Faire des affaires à l'étranger : Protéger votre PI aux États-Unis
• Pour plus d'informations sur l'exportation de marchandises aux É.-U., veuillez consulter la page Faire des affaires aux États-Unis
• Pour plus d'informations sur la mondialisation de votre IP, visitez Canada.ca/export-ip