Preuve suffisante d’utilisation des marques

Avis de non-responsabilité

Les informations de cette fiche documentaire sont fournies uniquement à titre de ressource pédagogique et ne doivent pas être interprétées comme des conseils juridiques.

1.  Vous pouvez obtenir un enregistrement de marque aux États-Unis (É.-U.) seulement lorsque vous utilisez ou avez l’intention d’utiliser votre marque sur des biens ou des services. Vous dev  vendre des biens et des services sous votre marque et l’utiliser bien en vue en relation avec ces biens et services.

2.  Lorsque vous déposez une demande de marque auprès de L'office des brevets et des marques des É.-U. (USPTO), vous devez présenter une preuve d’utilisation pour chaque classe de produits et services associés à la marque. 

3.  Aux É.-U., vous pouvez déposer une demande d’enregistrement de marque en fonction de l’intention de l’utiliser si vous n’avez pas encore commencé à le faire. Une fois que la demande de marque a été examinée, annoncée et autorisée par l’examinateur de l’USPTO, vous devrez toujours présenter une déclaration d’utilisation (y compris une preuve d’utilisation) pour chaque classe. La marque américaine ne sera pas enregistrée avant que soit présentée la déclaration d’utilisation. 

4.  Si vous déposez d’abord une demande de marque dans un autre pays (p. ex., le Canada), vous pouvez déposer une demande de marque aux É.-U. dans les 6 mois et revendiquer la priorité par rapport à la date de dépôt de la demande antérieure correspondante. Dans ce cas, vous pouvez vous fier à l’enregistrement étranger pour obtenir l’enregistrement aux É.-U. (sans prouver l’utilisation) ou choisir d’obtenir l’enregistrement en déposant une déclaration d’utilisation. 

5.  Une preuve d’utilisation est nécessaire pour maintenir l’enregistrement de votre marque aux É.-U. Vous devez présenter une déclaration d’utilisation (comprenant une preuve d’utilisation) 5 ans et 10 ans après l’enregistrement, puis tous les 10 ans par la suite. Si vous ne continuez pas à utiliser votre marque, elle deviendra exposée à l’annulation par l’USPTO ou par des tierces parties. 

6.  Aux É.-U., les droits ou la propriété sont établis par la première utilisation appropriée de la marque sur des biens ou services, que quelqu’un ait déjà déposé une demande pour la même marque ou une marque semblable. Si vous pouvez prouver que vous avez utilisé la marque en premier, il est possible que vous réussissiez à vous opposer ou à contester cette demande de marque, après quoi vous pourrez faire une demande de refus ou d’annulation de la marque de la tierce partie.

7.  L’utilisation appropriée d’une marque sur des produits (p. ex., des vêtements, des logiciels téléchargeables) peut être l’une des suivantes :

  • Affichage de la marque sur les marchandises elles-mêmes (p. ex., en affichant le logo sur vos t-shirts) ou sur leur emballage ou leur étiquette
  • Si le produit ne permet pas le marquage (p. ex., des puces à semi-conducteurs), l’utilisation bien en vue de la marque sur les factures peut suffire.
  • Affichage de la marque sur une page Web à proximité des marchandises, et inclusion des informations sur la façon d’acheter les marchandises (p. ex., « ajouter au panier »).
  • Pour un logiciel téléchargeable, l’affichage de la marque sur le site Web avec les informations de téléchargement sur l’écran de démarrage ou dans le logiciel lui-même peut suffire.

Note : Pour établir la date de la première utilisation de votre marque, vous devrez avoir des ventes ou du transport dans un commerce aux É.-U. dans le cadre d’opérations commerciales normales.

Exemple 1 : Vous vendez des chaussures sous votre marque et votre premier client est un résident des É.-U. qui a commandé sur votre site Web. Si les chaussures sont fabriquées au Canada et expédiées directement à un acheteur final aux É.-U., la première date d’utilisation en commerce sera la date de la première vente par le site Web. Une preuve d’utilisation appropriée est une image de la marque figurant sur les chaussures ou sur leur étiquette ou leur emballage. Il peut également s’agir d’une capture d’écran/impression du site Web où vous affichez la marque à proximité du produit, avec des informations sur la façon d’acheter les chaussures.

8.  L’utilisation appropriée d’une marque sur des services (p. ex., services de TI, SaaS, nettoyage) peut être l’une des suivantes :

  • Affichage de la marque lors de l’exécution des services (p. ex., vous portez un t-shirt affichant la marque lors de l’exécution de services de TI à l’emplacement d’un client)
  • Dans des publicités, des brochures ou sur votre site Web où la marque apparaît correctement à proximité d’une description des services
  • La marque est incluse sur votre facture pour les services rendus

Note : La date de la première utilisation des services correspond à la date à laquelle vous avez rendu les services pour la première fois aux É.-U. dans le cours normal des affaires

Exemple 2 : Si vous souhaitez fournir des services de consultation sous votre marque, la date de la première utilisation est la date à laquelle vous avez fourni ces services à des clients réels. Il ne suffit pas d’offrir les services au public pour obtenir un enregistrement de marque. Une preuve d’utilisation appropriée peut être une capture d’écran/une impression du site Web affichant la marque à côté d’une description des services.

9.  L’utilisation appropriée de la marque ne signifie PAS la constitution d’une entreprise, l’achat d’un nom de domaine, le développement d’une marque ou d’un design, l’inscription de votre marque sur du papier à en-tête et la création d’un plan d’affaires, et d’autres utilisations qui ne sont pas liées aux biens et services que vous vendez sous la marque.

10.  C’est une bonne pratique d’employer une utilisation continue de la marque et de laisser votre marque se démarquer (en gros caractères) dans le texte de votre site Web et de vos publicités. Indiquez votre marque sur votre site Web ou dans les publicités et sur tous vos noms de produits. Vous pouvez utiliser ™ sur les produits et services si vous n’avez pas fait une demande d’enregistrement. Si la marque est enregistrée, vous pouvez utiliser le symbole d’enregistrement ®. Une indication appropriée avertit vos concurrents que vous revendiquez des droits de marque.

11.  Aussi petite soit-elle, ne faites aucune dérogation par rapport à votre marque (p. ex., en laissant tomber un mot - si votre marque est « Puzzles Bar & Grill » et que vous indiquez « Puzzles » sur vos sous-verres ; ou si vous apportez des mises à jour à votre logo) car l’utilisation d’une marque qui comporte une dérogation peut ne pas être protégée par votre marque déposée.

12.  Ne permettez pas que des tierces parties utilisent votre marque sans autorisation ou qu’elles l’utilisent comme nom ou verbe. Si vous autorisez les gens à utiliser la marque de cette manière, elle peut perdre son caractère distinctif et vous pouvez perdre vos droits sur la marque.

Exemple 3 : Mad Dogg Athletics Inc. détient les droits sur la marque déposée pour le terme « spinning » et l’utilise pour identifier sa marque d’équipement et d’instructions de cyclisme en salle. Étant donné que le terme est devenu générique pour le sport, la marque est exposée à l’annulation et a fait l’objet de plusieurs tentatives.

Exemple 4 : La « méthode Pilates » a été créée par Joseph Pilates comme une version de l’exercice connu sous le nom de « contrôlogie ». La marque du terme « Pilates » appartenait à un studio de New York, mais en 2000, un juge a statué que le terme « Pilates » faisait référence à un type d’exercice et a invalidé la marque en déclarant que « les consommateurs identifient le mot Pilates comme une méthode particulière d’exercice, de sorte que la partie demanderesse ne peut pas [le] monopoliser ».

Facteurs clés pour les entreprises canadiennes concernant la preuve d’utilisation des marques :

  • Après avoir confirmé la disponibilité de votre marque par le biais d’une recherche en ligne et dans la base de données des marques de l’USPTO, envisagez d’utiliser votre marque et de déposer votre demande de marque dès que possible (idéalement avant ou en même temps que la première utilisation). Si une marque a été utilisée aux É.-U. par une tierce partie avant votre utilisation ou votre demande de marque, cette tierce partie peut revendiquer les droits de propriété de la marque aux É.-U.
  • Suivez les directives de l’USPTO pour l’utilisation appropriée d’une marque afin d’établir les droits de marque et de conserver votre marque. Utiliser une marque simplement en tant qu’entreprise ou nom de domaine n’est pas une utilisation appropriée d’une marque. Envisagez de mettre un ™ à côté de votre marque et de le remplacer par un symbole ® si votre marque est enregistrée aux É.-U.  
  • Faites le suivi de l’utilisation de votre marque (identique ou similaire au point de créer de la confusion) par des tierces parties. Songez à prendre des mesures immédiates contre toute utilisation non autorisée. 
  • Selon Kim Capiau, agente de marques déposées chez Stratford Intellectual Property, « L’utilisation est essentielle dans le droit des marques– elle vous permet d’établir la propriété et de conserver votre marque. Vous pouvez soit utiliser adéquatement votre marque, soit risquer de la perdre, même si vous avez obtenu un enregistrement de la marque ».

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