Modèle de stratégie et de surveillance en matière de propriété intellectuelle

Objectif : Répertoriez vos actifs de PI importants et précisez, pour chacun d’entre eux, où vous êtes protégé et où vous ne l’êtes pas..

• Les droits de PI sont circonscrits à des territoires. Un brevet, une marque de commerce ou un enregistrement de dessin industriel du Canada offre généralement une protection qu’au Canada, pas automatiquement dans d’autres pays.
• Le droit d’auteur est souvent reconnu automatiquement dans de nombreux pays grâce à des conventions internationales, comme la Convention de Berne, mais son application et son efficacité concrètes dépendent toujours des lois et des tribunaux locaux.

Pour chaque actif d’importance, comme une marque, un nom de produit, un logo, une invention, un dessin, un logiciel, un contenu ou un secret d’affaires, décrivez les points suivants :

• description et type (p. ex. : marque de commerce, brevet, dessin industriel, droit d’auteur ou secret commercial);
• rôle commercial (p. ex. : marque phare à l’exportation, caractéristique distinctive ou plugiciel clé);
• propriété, y compris les éventuels copropriétaires ou concédants de licence;
• statut de protection par pays ou région : 
  • Canada : enregistré, en attente, non enregistré ou secret commercial;
  • marché d’exportation clé A : enregistrée, en attente, aucune protection;
  • marché d’exportation clé B : enregistrée, en attente, aucune protection.

Si vous constatez que votre PI n’est protégé qu’au Canada, cela signifie que vos droits officiels sont actuellement circonscrits au Canada. Vous devrez déterminer s’il convient de déposer une demande à l’étranger et, le cas échéant, dans quels pays. Il faut également établir les cas dans lesquels vous pouvez vous appuyer sur d’autres outils, comme des contrats, des choix stratégiques en matière de marque ou la rapidité de mise sur le marché, plutôt que sur l’enregistrement.

Objectif : Avant d’investir sur un marché, vérifiez si vos activités pourraient porter atteinte à des droits de PI existants ou si des droits similaires sont déjà détenus par d’autres.

• L’enregistrement de votre PI au Canada ne garantit pas que vous puissiez utiliser cette marque ou cette invention à l’étranger. Une PI similaire ou identique peut déjà être enregistrée sur votre marché cible.
• Si vous omettez de faire cette vérification, vous risquez d’être contraint de changer de marque, de revoir la conception de vos produits ou de les retirer du marché. Vous pourriez même faire l’objet de plaintes pour violation après avoir investi temps et ressources sur ce marché.

• Recherchez des droits de PI existants susceptibles d’entrer en conflit avec les vôtres :
  • bases de données dans le pays cible ou systèmes internationaux sur les marques de commerce;
  • bases de données sur les brevets et les dessins industriels pour des technologies ou des dessins similaires;
  • recherche de base en ligne et sur les places de marché électroniques pour des noms, logos ou produits similaires.
• Notez vos conclusions dans votre modèle, par exemple : 
  • aucun conflit évident détecté lors de recherches rapides; à valider par un conseiller en PI;
  • marque de commerce, brevet ou dessin potentiellement similaire détecté (notez les détails et les prochaines étapes).
• Faites une première évaluation de la possibilité d’enregistrer des droits de PI pour chaque actif sur ce marché (p. ex. : candidat solide à l’enregistrement, secteur très concurrentiel ou utilisation probablement risquée).
• Assurez-vous d’obtenir tout nom de domaine local évident avant votre entrée sur le marché.

Si vos recherches révèlent des conflits ou un secteur très concurrentiel, cela signifie qu’il faut :

• consulter un professionnel de la PI au sujet de solution de rechange, par exemple l’ajustement de l’image de marque, la modification de caractéristiques de vos produits ou le choix de marques différentes pour ce marché;
• réfléchir mûrement avant d’investir massivement dans des activités de marketing ou de soutien pour une marque ou un dessin pour lequel la possibilité de recours en matière d’application ou d’enregistrement de droit de PI dans ce pays serait faible, voire nulle.

Objectif : Pour chaque actif et chaque marché, déterminez s’il convient d’enregistrer votre PI, de renforcer les contrats ou de limiter votre exposition au risque.

• Il est rarement nécessaire d’enregistrer l’ensemble de votre PI sur tous les marchés. Concentrez-vous plutôt sur les marchés prioritaires et les actifs pour lesquels la protection offre la plus grande valeur défensive et offensive.
• Dans certains cas, il peut s’avérer plus pratique de s’appuyer sur de bons contrats, des mesures de confidentialité et une mise sur le marché rapide, ce qui peut offrir une protection plus concrète que l’enregistrement officiel auprès de l’autorité pertinente.
• En ce qui concerne les marques de commerce, certains exportateurs peuvent recourir à des systèmes de dépôt internationaux tels que le Système de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, qui vous permet de déposer une seule demande, puis de désigner les pays membres du réseau dans lesquels vous souhaitez appliquer votre protection.
• Demandez conseil à un expert en PI pour déterminer si l’enregistrement dans le Système de Madrid ou dans des dépôts nationaux ou une combinaison de ces deux options constituerait la plus judicieuse solution pour vos marchés prioritaires.

• Enregistrez vos droits officiellement ou maintenez à jour cette protection dans les cas suivants :
  • le marché revêt une importance stratégique;
  • l’actif est essentiel à votre avantage concurrentiel;
  • les recherches préliminaires indiquent que vous disposez d’une voie raisonnable vers l’enregistrement de vos droits de PI.

Dans les administrations appliquant le principe du « premier déposant », envisagez des dépôts défensifs pour protéger votre PI dès que possible avant toute exposition publique.

• Renforcez les contrats et la confidentialité dans les cas suivant :
  • l’actif constitue un secret commercial, comme une formule, un algorithme ou un procédé de fabrication;
  • vous travaillez avec des fabricants, des titulaires de licence ou des distributeurs étrangers qui ont besoin d’accéder à des informations sensibles;
  • vous n’êtes pas prêt à déposer des brevets ou des demandes de marque de commerce sur ce marché, mais souhaitez néanmoins profiter d’une protection.

• Limitez votre exposition lorsque dans les cas suivants :
  • le marché est de faible priorité ou se veut un test;
  • l’espace de la PI est saturé et l’application de la protection des droits serait difficile ou coûteuse;
  • vous optez pour une stratégie d’image de marque générique ou localisée; évitez de divulguer un savoir-faire d’importance;
  • votre stratégie d’image de marque n’est pas conforme aux lois locales en matière d’étiquetage et de publicité.

Lorsque vous décidez d’enregistrer votre PI, notez toutes les dates limites de dépôt et sollicitez l’avis d’un expert. De nombreux pays signataires de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ne vous accordent qu’un délai limité pour étendre votre dépôt canadien à l’étranger. En vertu de la Convention, vous disposez généralement d’un délai maximal de 12 mois à compter de votre premier dépôt pour revendiquer la priorité en matière de brevets, et d’un délai maximal de 6 mois pour revendiquer la priorité en matière de marques de commerce et de dessins industriels. Le non-respect de ces délais de priorité peut vous priver de la possibilité de vous prévaloir de votre date de dépôt canadienne antérieure dans d’autres pays, en plus de fermer l’accès à des voies de protection plus simples ou plus économiques.

Objectif : Harmoniser les contrats avec la stratégie de PI que vous avez choisie en définissant clairement la propriété de la PI et son utilisation autorisée sur chaque marché.

• Si les contrats sont muets ou vagues sur la PI ou le territoire, vos partenaires pourraient supposer qu’ils détiennent les droits locaux ou qu’ils peuvent enregistrer vos marques sur « leurs » marchés.
• Les contrats ne peuvent pas tout régler (vous devez tout de même respecter la législation locale), mais ils peuvent fortement influencer qui contrôle la PI et de quelles façons les risques sont partagés.

Pour les contrats de travail, de sous-traitance, de distribution, de coentreprise ou de licence ou avec un fabricant d’équipement d’origine (FEO), vérifiez les points suivants :

• Propriété et champ d’application :
  •  propriété de la nouvelle PI créée dans le cadre du contrat;
  • pays où s’appliquent les clauses et les domaines d’utilisation concernés;
  • si les partenaires peuvent enregistrer des droits de PI (p. ex., des marques locales) et sous quelles conditions.

• Conditions de licence :
  • actif de PI précis faisant l’objet de la licence (marque, technologie ou contenu en particulier);
  • territoire et canaux visés, et si la concession de sous-licences est autorisée.

• Restrictions :
  • interdictions d’enregistrer des marques ou des noms de domaine susceptibles de prêter à confusion;
  • limites concernant la rétro-ingénierie ou l’utilisation du savoir-faire pour fabriquer des produits concurrents.

• Application et résiliation :
  • obligations de signaler toute suspicion de violation;
  • coopération dans le cadre des mesures d’application sur les marchés locaux;
  • traitement des droits de PI et des enregistrements locaux à la fin de la relation d’affaires.

Avant de signer des contrats de licence ou de coentreprise ou avec des distributeurs, des agents ou des clients majeurs, vérifiez si les contrats précisent clairement les points suivants :

• ils désignent qui est titulaire de quelle PI existante et de toute nouvelle PI créée dans le cadre de la relation, y compris dans quels pays et pour quels domaines d’utilisation;
• ils définissent exactement ce qui fait l’objet de la licence (p. ex., des marques de commerce précises, des plugiciels et de la documentation), y compris le territoire, les canaux et si l’octroi de sous-licences est autorisé;
• ils interdisent aux partenaires d’enregistrer en leur propre nom vos marques de commerce et vos noms de domaine ou des marques susceptibles de prêter à confusion;
• ils exigent des partenaires qu’ils vous aident à rectifier tout enregistrement qui se retrouverait à leur nom;
• ils incluent des obligations de confidentialité, des clauses de non-utilisation et des interdictions de rétro-ingénierie couvrant les secrets commerciaux, les codes sources, la documentation technique et tout autre savoir-faire sensible;
• ils définissent des obligations de base de surveillance et de coopération (p. ex., les partenaires doivent vous signaler toute suspicion de violation et apporter un soutien raisonnable aux mesures d’application des droits de PI);
• ils précisent ce qu’il advient des droits liés à la PI et des enregistrements locaux à la fin du contrat (p. ex., cession obligatoire ou annulation des dépôts locaux, retrait de l’image de marque des locaux et du matériel, et restitution ou destruction des informations confidentielles). De nombreuses obligations liées à la PI (p. ex., la confidentialité, la non-utilisation des secrets commerciaux, les restrictions relatives à l’enregistrement de vos marques de commerce et les obligations de cession ou d’annulation des enregistrements locaux) doivent subsister après la résiliation ou l’expiration du contrat. Les contrats doivent indiquer clairement quelles clauses relatives à la PI continuent de s’appliquer après la fin de la relation et pendant combien de temps.

Remarque : La présente liste de contrôle se veut un outil de planification interne. Vous devriez demander à un conseiller juridique qualifié d’examiner et d’adapter les clauses relatives à la PI pour les accords importants dans chaque marché prioritaire. 

Objectif : Surveiller les marchés et les canaux d’importance en vue de détecter rapidement toute violation potentielle ou tout dépôt conflictuel.

• Les droits de PI nécessitent une surveillance active. Sans ce suivi, vous risquez de repérer les problèmes uniquement lorsque le mal est déjà fait.
• Même une surveillance de base peu coûteuse vaut mieux que rien, et vous pourrez ainsi repérer les situations où il convient de faire appel à des services de surveillance professionnels.

• Marques de commerce, noms de produits et logos prioritaires au Canada et sur les principaux marchés d’exportation.
• Éléments de conception, de dessin ou d’emballage distinctifs que les concurrents pourraient copier.
• Noms des concurrents et mots-clés techniques pertinents dans votre domaine.

• Vérifications manuelles, p. ex. tous les trimestres :
  • consultez des bases de données nationales ou internationales sur les marques de commerce et les brevets afin de repérer les nouveaux dépôts ressemblant à vos marques de commerce ou inventions;
  • effectuez des recherches sur les places de marché en ligne, plateformes de réseaux sociaux et moteurs de recherche principaux pour repérer les copies de votre image de marque ou de la présentation de vos produits;
  • vérifiez régulièrement les enregistrements de noms de domaine à la recherche de noms pouvant prêter à confusion.
• Alertes et services :
  • mettez en place des alertes sur des moteurs de recherche et des places de marché pour vos marques et noms de produits d’importance;
  • envisagez de faire appel à des services de surveillance professionnels sur les marchés critiques pour vos marques de commerce ou brevets les plus importants, et consignez le service utilisé.

Votre modèle doit inclure un tableau de type « si… alors » simple permettant de consigner des actions claires (p. ex., « si quelqu’un dépose une marque de commerce similaire sur le marché X, → alors il faut consulter un conseiller juridique au sujet d’une contestation dans un délai Y »).

• Utilisez ce modèle pour répertorier vos principaux actifs de PI et, pour chacun d’entre eux, indiquez les pays où vous disposez ou non d’une protection.
• Effectuez des recherches élémentaires dans des bases de données et sur le Web afin de détecter d’éventuels conflits en matière de PI sur les marchés d’exportation prioritaires, et notez tout point susceptible de nécessiter la vérification d’un spécialiste en PI.
• Passez en revue vos contrats clés à la lumière de votre stratégie, et demandez à votre conseiller juridique de renforcer les clauses relatives à la PI et à la couverture territoriale là où des lacunes sont les plus susceptibles de poser problème.
• Créez une courte liste de surveillance pour vos marques et produits les plus importants. Déterminez qui surveillera quoi, et à quelle fréquence, et définissez des mesures à prendre simples dès que des conflits potentiels sont détectés.